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Diritto privato - Tutela inibitoria del marchio e utilizzo del nome di dominio, problemi giuridici che sorgono dalla registrazione di un nome di dominio coincidente con un marchio.



Dario da Enna:



Salve, sono l'amministratore di un blog (http://superdritte.com/)che parla di scommesse e pronostici sulle partite di calcio. In questi giorni ho ricevuto la seguente lettera:

www.YYYYYY.com
Gentile amico
Le scriviamo per invitarLa formalmente a contattarci per discutere del dominio in oggetto che usa la parola "dritte" ispirandosi chiaramente al nostro marchio che esiste nel settore del betting dal 2002 e plagiando una delle nostre rubriche protette da copyright.
Desideriamo infatti informarla che "YYYYYYY" è un marchio registrato in tutta Europa e qualsiasi dicitura simile ( anche plurale) in un competitor che si occupi dello stesso settore merceologico, in questo caso il betting e addirittura proprio i pronostici , può essere punita a norma di legge per la legge internazionale sul diritto d'autore e sulle esclusive commerciali, oltre che con multe e risarcimenti ai legittimi proprietari, anche con il sequestro e la chiusura della Sua attività La invitiamo pertanto a provvedere nel più breve tempo possibile a contattare la nostra azienda, altrimenti riceverà diffida scritta a proseguire la sua attività da parte del nostro studio legale a nome dell'avvocato "XXXX YYYY" e ci riserveremo di procedere legalmente con tutti i mezzi necessari a difendere un marchio dal notevole valore commerciale Certo di avere un Suo riscontro a breve
Le porgo cordiali saluti
XXXXXXX YYYYYYY
Marketing Manager
"XXXXXXX"

Come devo comportarmi?
Dietro al mio blog non c'è un'azienda con scopo di lucro ma solamente tre ragazzi con la passione per il mondo delle scommesse. Io non penso di aver utilizzato un loro marchio. Il nome del mio blog è formato da due parole (super e dritte) che sono delle parole del linguaggio comune, si trovano nel dizionario della lingua italiana. Su internet spopolano centinaia di siti e blog che utilizzano questi termini. Io potrei essere in torto se avessi utilizzato un nome molto simile al loro, del tipo "ledritte", ma questo non è il mio caso. Tra l'altro il mio blog è completamente diverso sia nella grafica che nei contenuti anche se entrambi trattano argomenti come le scommesse ed i pronostici. Loro possono vantare diritti di copyright sul loro marchio "ladritta" ma non sulla parola dritta/e in generale; perchè inoltre mi è stato detto che devo cambiare nome e non devo utilizzare assolutissimamente la parola dritta/e. Io posso avere anche torto, ma questa situazione non mi convince. Mi fa l'impressione che vogliano far valere la legge del più forte essendo loro una grande azienda ed io solo uno studente non molto preparato in questioni legali.
Sarei molto grato se voi riusciste a darmi qualche spiegazione in merito.
Cordiali saluti



RISPOSTA



In via preliminare ritengo sia necessario evidenziare le differenze tra due concetti giuridici diversi che presentano, tuttavia, fondamentali affinità: il marchio e il nome di dominio.

Il marchio può consistere tanto in un emblema (c.d. marchio emblematico), quanto in una denominazione o in un segno, purché presenti carattere distintivo. Esso è tradizionalmente considerato il segno distintivo più importante, in quanto contraddistingue prodotti e servizi, e consente le scelte di mercato mediante la differenziazione e la individuazione dei prodotti. Pertanto, esso è, al contempo, strumento di comunicazione, informazione e concorrenza.

Il nome di dominio (detto anche nome a dominio o domain name o host name) è l’indirizzo di un sito in formato alfabetico (ad esempio, www.parlamento.it), dunque potenzialmente assai semplice da ricordare, al contrario dell’indirizzo IP (IP Address), che è espresso in forma numerica.

Un altro computer presente su Internet (il c.d. Domain Name Server, DNS) permette di risalire, in maniera trasparente per l’utente, da un nome a dominio ad un indirizzo IP e viceversa.
È di tutta evidenza che assicurarsi un buon domain name, facile da memorizzare, aumenta il numero di connessioni al proprio sito, soprattutto per chi non sa districarsi bene all’interno della Rete. I problemi giuridici sorgono nella registrazione di un nome di dominio coincidente con un marchio, soprattutto se celebre, perché sinora il principio base della registrazione di un host name è consistito nella tempestività della registrazione, risultando di proprietà di chi per primo lo ha registrato (first come, first served). Ciò ha portato solo pochi anni fa ad un acquisto selvaggio dei nomi di dominio più semplici da ricordare, perché costituiti da parole di uso comune o da marchi celebri, al fine di rivenderne in un secondo tempo la proprietà ai soggetti interessati e ad un prezzo assai più elevato di quanto corrisposto per la registrazione (c.d. cybersquatting o domain grabbing). Nel secondo caso ciò costituisce una sorta di ricatto per le aziende, che per avere una efficace presenza on line sono costrette a dover acquistare il nome di dominio corrispondente al proprio marchio a prezzi anche assai elevati.

In assenza di una specifica disciplina legislativa in materia, dottrina e giurisprudenza concordano nell’equiparare il mondo virtuale a quello fisico, applicando la regola per cui il titolare dei diritti di uso esclusivo del segno tipico può inibire a terzi l’uso di quest’ultimo come nome di dominio. In particolare, la giurisprudenza ritiene che la registrazione di un domain name che riproduce o contiene il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio. Ne consegue che solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio. In dottrina si afferma che “la funzione principale di un nome a dominio contenente un marchio denominativo è di consentire l’individuazione dell’offerta commerciale contenuta nel sito. Da ciò deriva che la confondibilità prevista dall’ordinamento italiano in tema di marchi deve essere valutata in modo concreto nei diversi casi specifici, dato che, in base al funzionamento di Internet, non possono esistere due domain name uguali, mentre nella legge marchi è prevista la possibilità di avere due segni distintivi identici, almeno in alcuni casi (settore merceologico differente o ambito territoriale diverso). Il risultato è che l’esclusiva che deriva ad un titolare di un marchio deve essere considerata con particolare attenzione nei giudizi riguardanti i nomi a dominio”.

Il riferimento alla confondibilità è stato, in effetti, correttamente ricostruito in dottrina, con precipuo riferimento alle caratteristiche essenziali della rete Internet. La parola “dritta” o “dritte” è di uso comune e quindi, è utilizzata da numerose aziende o siti internet.

L’art. 1 comma 2 legge marchi prevede che il titolare del marchio ha il diritto di vietare a terzi l’utilizzo di un segno identico o simile anche per prodotti o servizi non affini, qualora l’uso del segno consenta di trarre senza giusto motivo un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio qualora possa recare un pregiudizio al legittimo titolare.

Tuttavia, la legge collega la suddetta tutela giuridica inibitoria (il divieto di utilizzare una denominazione identica al marchio) a due fondamentali caratteristiche del marchio: la sua capacità distintiva e la sua particolare forza evocativa, richieste dall’articolo 13 del codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 10/02/2005)

In mancanza di queste caratteristiche, l’autorità giudiziaria (il Tribunale) può considerare legittima l’utilizzazione del marchio, come domain name da parte di terzi, a maggior ragione se il nome di dominio non riproduce esattamente la parola o l’espressione relativa al marchio.

Ti faccio un esempio per rendere più comprensibile la normativa: se il titolare di un azienda che produce lambrusco, registra un marchio privo di capacità distintiva come “il buon vino”, non ha facoltà, successivamente alla registrazione, di inibire l’attività di tutti i siti internet che utilizzano il nome di dominio “vino”.

Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale logico e soprattutto, dettato dal buon senso; non è un caso che tu, pur non essendo un giurista, nella tua mail, avevi anticipato le conclusioni della giurisprudenza e della dottrina in materia.

Il mio consiglio pertanto, è di rispondere per le rime alla lettera che hai ricevuto, facendo presente l’assoluta mancanza di capacità distintiva del marchio, ai sensi dell’articolo 13 del codice della proprietà industriale (D. Lgs 10/02/2005).

Le richieste del titolare del marchio sono infondate ed illegittime, alla luce della normativa in vigore.
Cordiali saluti.

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